Les marques déposées dans le Métaverse

u mois de février 2023, un jury fédéral américain a considéré que la marque Birkin d'Hermès avait été contrefaite par l'artiste Mason Rothschild, créateur d'une gamme d'images numériques représentant des sacs à main en fausse fourrure et des jetons non fongibles associés (« NFT »), appelé « MetaBirkins ».

Le conflit entre Hermès et Rothschild est désormais un exemple très médiatisé du potentiel de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle par les créateurs et les utilisateurs de la gamme croissante de plateformes virtuelles connues sous le nom de « Métaverse ».

Marques et Métaverse

Comme l'explique un article sur le site Web du dictionnaire Merriam-Webster, le concept du Métaverse est celui d'un « monde virtuel hautement immersif où les gens se rassemblent pour socialiser, jouer et travailler ». À l'heure actuelle, il existe plusieurs Métaverses fournis par des plateformes concurrentes, dont Horizon Worlds, exploité par la société de réseaux sociaux Meta (la société mère qui exploite Facebook et Instagram), ou encore des jeux vidéo tels que Roblox et Minecraft.

Les plateformes Métaverse se caractérisent par l’existence de contenu créé par les utilisateurs, contenant des produits virtuels et même des espaces conçus pour évoquer un équivalent « de la vie réelle ». Ces mondes virtuels sont de plus en plus « marqués », les entreprises créant des espaces dominés par l’image de leur marque et permettant aux utilisateurs de visualiser et d’acheter des produits virtuels.

Un exemple très médiatisé fut le lancement de Nikeland, accessible via la plateforme Roblox, visité par plus de 7 millions d'utilisateurs au cours de ses cinq premiers mois. Les visiteurs de Nikeland peuvent voir et « essayer » des baskets Nike virtuelles, ainsi que jouer à des jeux de marque pour tenter de remporter des récompenses virtuelles.

Quelles leçons tirer du cas MetaBirkins ?

Dans l’affaire MetaBirkins, Hermès a réussi à convaincre un jury que la gamme d’images numériques et de NFT proposée par Rothschild n’était pas uniquement des œuvres d’art, mais qu’elle était plutôt vendue d’une manière qui pourrait induire les consommateurs en erreur quant à l’origine des produits. Rothschild a également été tenu responsable de « cybersquatting » en raison de son enregistrement et de son utilisation du nom de domaine metabirkins.com.

En particulier, la vente des NFT liés aux images numériques semble avoir été déterminante dans la décision du jury de se prononcer en faveur d’Hermès. Cela pourrait suggérer que, dans un espace virtuel où les images de la marque sont affichées, mais où les biens virtuels ne sont pas réellement vendus, le propriétaire d’une marque peut avoir plus de mal à prouver que l’enregistrement de sa marque couvrant des biens physiques a été contrefait.

Le verdict suggère que les propriétaires de marques (et en particulier les grandes entreprises comme Hermès qui peuvent prouver que leur marque a une réputation) peuvent faire valoir les droits violés dans le Métaverse dans certaines circonstances. Cela met cependant en évidence le risque que représentent les actes de contrefaçon dans le Métaverse pour les propriétaires d’enregistrements de marques couvrant des biens physiques, mais pas leurs équivalents numériques.

Comment les propriétaires de marques peuvent-ils se protéger ?

Un enregistrement de marque couvrant les biens virtuels et les logiciels associés fournirait un niveau de protection précieux aux propriétaires de marques préoccupés par l'appropriation de leurs marques, en particulier sur les biens virtuels conçus pour reproduire un produit réel. Cela est particulièrement vrai pour les propriétaires de marques qui peuvent avoir du mal à prouver que leurs marques sont suffisamment connues pour avoir un caractère distinctif renforcé en raison de leur réputation.

L’EUIPO a cependant mis les propriétaires de marque en garde en refusant une demande de marque déposée par Burberry visant une représentation de son célèbre motif à carreaux tartan pour une variété de biens virtuels. Le refus était fondé sur le fait que le célèbre motif pouvait être considéré comme une décoration de surface générique lorsqu’il était appliqué à des vêtements virtuels ou à d’autres produits virtuels « portables ».

L’examinateur a indiqué, dans le refus (fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE) que :

"L'Office note que les perceptions du consommateur à l'égard des biens du monde réel peuvent être appliquées à des biens virtuels équivalents, car un aspect clé des biens virtuels est d'imiter les concepts fondamentaux des biens du monde réel."

La pratique de l’EUIPO ne peut pas dissuader les propriétaires de marques de chercher à protéger des marques non traditionnelles en relation avec des biens virtuels, même si la protection de leurs équivalents physiques pourrait leur être refusée. Le Métaverse est, après tout, un concept en développement et les attentes des consommateurs à l’égard de son contenu changeront avec le temps. Une jurisprudence supplémentaire pourrait être nécessaire pour établir dans quelle mesure les biens virtuels sont perçus par les consommateurs comme équivalents à leurs homologues du monde réel.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples conseils sur le niveau approprié de protection nécessaire pour les marques couvrant des produits virtuels, n’hésitez pas à vous adresser à votre contact habituel chez J A Kemp.